La legge di delegazione europea in G.U.: le deleghe su marchi, brevetti e know-how

La legge di delegazione europea per il biennio 2016-2017 (L. 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017) contiene tre novità importanti anche per i diritti della proprietà intellettuale, una delle quali potenzialmente eversiva di un sistema unanimemente riconosciuto come molto soddisfacente e idoneo a tutelare al meglio gli interessi delle imprese: gli artt. 3 e 4 della legge contengono infatti due deleghe molto articolate (il relativo schema essendo stato predisposto dal Gruppo di Lavoro opportunamente istituito in seno alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di cui anch’io faccio parte), rispettivamente:

mentre l’art. 15 contiene una terza delega, molto più generica, per l’attuazione della Direttiva UE n. 2016/943 in materia di tutela delle informazioni aziendali riservate.

Questa è tra l’altro la delega più urgente, perché il termine di recepimento della Direttiva UE n. 2016/943 scade il 9 giugno 2018 (mentre per le altre due deleghe il termine assegnato al Governo è di dodici mesi), ed anche la più delicata, sia per l’importanza che il know-how – tipicamente protetto appunto nel contesto delle informazioni riservate – riveste nel nostro Paese, dove sono presenti significative attività manifatturiere di eccellenza (e dove la cultura della brevettazione non è ancora diffusa come dovrebbe…); sia perché in Italia le informazioni riservate, tecniche e commerciali, sono considerate un vero e proprio diritto di proprietà intellettuale (come negli Stati Uniti, dove una recente legge ne ha rafforzato la tutela): la nostra attuale legislazione attribuisce quindi al titolare delle informazioni riservate una vera e propria esclusiva (anche se non relativa alle informazioni in sé considerate, ma alla sfera di riservatezza aziendale che le difende), in favore della quale sono applicabili tutte le disposizioni processuali “speciali” previste per gli altri diritti di proprietà intellettuale come marchi e brevetti.

La Direttiva, invece, essendo frutto di un faticoso e spesso non ben riuscito compromesso (come ben evidenziato nelle riflessioni critiche di Vittorio Ragonesi e Valeria Falce), prevede per le informazioni riservate una tutela per più versi “attenuata”, in particolare nell’apparato sanzionatorio, stabilendo addirittura in alcuni casi un affievolimento del diritto, facendolo degradare a una sorta di “dominio pagante”, ossia consentendo a chi ha acquisito le informazioni in modo abusivo di continuare ad usarle, semplicemente corrispondendo al titolare un compenso.

La Direttiva, tuttavia, fa salva per gli Stati la possibilità di mantenere un livello di tutela più alto, salvo alcune disposizioni inderogabili: è dunque importante che nell’attuazione di essa il nostro Governo usi particolare cautela, introducendo i soli affievolimenti effettivamente obbligatori e allontanandosi il meno possibile dall’attuale disciplina, anche per evitare ricadute negative sul piano sistematico, posto che nel nostro Paese da un lato è il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.) che impone di trattare allo stesso modo le situazioni equivalenti e che anche per questo da noi la giurisprudenza applica anche in materia di concorrenza sleale le disposizioni processuali speciali previste dal Codice della Proprietà Industriale.

Meno problematica, ma tale da comportare una significativa evoluzione delle norme attuali, è anche la delega conferita in materia di marchi, che dovrà mettere le nostre norme interne al passo con le novità già introdotte in materia di marchi dell’Unione Europea dal Regolamento UE n. 2424/2015, varato in parallelo alla Direttiva ed entrato in vigore il 23 marzo 2016 (se ne veda il commento sul Quotidiano Giuridico del 28 aprile 2016), intervenuto sul Regolamento CE n. 207/2009, la cui versione “codificata”, ossia comprensiva delle modifiche apportate, è stata pubblicata come Regolamento UE n. 1001/2017.

L’attuazione della Direttiva consentirà anzitutto di superare l’attuale situazione di disparità di trattamento tra marchi nazionali e “comunitari” relativamente a due importanti estensioni della protezione di ressi, rispettivamente al transito doganale esterno delle merci e alle attività preparatorie della contraffazione che implichino l’apposizione di un segno eguale o simile al marchio su materiali potenzialmente idonei ad essere impiegati nello smercio di prodotti contraffattori: nel nostro Paese, infatti, queste disposizioni si applicano attualmente solo in favore dei marchi dell’Unione Europea, disciplinati dal Regolamento, ma non ancora ai marchi nazionali, per i quali è necessario l’adeguamento alla disciplina comunitaria.

Lo stesso vale per la possibilità di registrazione dei marchi “non convenzionali”, ossia insuscettibili di rappresentazione grafica, ammessa da Regolamento e Direttiva, ma per ora applicabile solo ai marchi dell’Unione Europea. La delega prevede inoltre espressamente che venga codificato il divieto di usi parassitari del marchio anche se effettuati a fini non distintivi, come già oggi ritiene una parte della nostra giurisprudenza, e che gravi sul titolare la prova dell’uso del proprio marchio, per contrastare un’azione o un’eccezione di decadenza per non uso, come già oggi è previsto per i marchi dell’Unione Europea.

Delicate, e tali da implicare un attento coordinamento con le norme attuali, saranno sia l’introduzione della categoria dei “marchi di garanzia o di certificazione”, destinati ad affiancarsi ai marchi collettivi (e in parte a sostituirli, segnatamente per i segni geografici relativi a prodotti tipici di un territorio) come segni istituzionalmente destinati ad uso plurimo; sia, e soprattutto, la ridefinizione delle norme in materia di usi leciti del marchio altrui, che nel Regolamento e nella Direttiva sono state modificate secondo un’impostazione “casistica”, che rischia di rendere più arduo riconoscerne la ratio complessiva: sarà dunque indispensabile che, nella nuova norma, si tenga fermo l’antidoto della necessaria conformità alla correttezza professionale di questi usi, in modo da escludere interpretazioni potenzialmente eversive delle nuove disposizioni, evitando che condotte prive di reale giustificazione di ordine pro-concorrenziale possano sottrarre al titolare le utilità che gli competono sul mercato e nel mondo della vita.

Aspetti particolarmente critici – in questo caso più sul piano operativo, che su quello dei profili giuridici – comporterà anche un’ulteriore innovazione prevista dalla Direttiva e dalla delega, e cioè la possibilità di far dichiarare la nullità o la decadenza dei marchi registrati non più solo in sede giudiziaria (come oggi), ma anche in via amministrativa: questa introduzione, che la Direttiva consente di rinviare sino al 14 gennaio 2023 (mentre per le altre disposizioni il termine è il 14 gennaio 2019), imporrà infatti di dotare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di risorse adeguate, oggi certamente non presenti.

Infine, andranno in parte modificate le norme del Codice della Proprietà Industriale destinate a disciplinare l’efficacia nel nostro ordinamento dei brevetti europei e il coordinamento con la relativa protezione dei corrispondenti brevetti nazionali, per tener conto del fatto che ai brevetti europei “tradizionali” – che dopo la concessione vengono equiparati, nei Paesi ai quali sono estesi, ai rispettivi brevetti nazionali – si affiancherà il brevetto europeo “ad effetti unitari” (di regola semplicemente chiamato “brevetto unitario”), ossia un titolo unico che produrrà i suoi effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea considerato nel suo insieme (con la sola eccezione della Spagna, solo Paese a non avere ancora aderito alla cooperazione rafforzata che ne ha previsto l’istituzione), mentre sul piano processuale verrà istituito un giudice sovrannazionale (il Tribunale Unificato dei Brevetti) chiamato a conoscere in via esclusiva non solo delle cause in materia di brevetti unitari, ma, dopo un periodo transitorio, anche di quelle in materia di brevetti europei “tradizionali”. In sede di predisposizione della delega si era ventilata la possibilità che si potesse ammettere la convivenza di un brevetto unitario e di un brevetto nazionale sulla medesima invenzione, sinora esclusa per il brevetto europeo (che quando viene concesso senza opposizione, o è mantenuto in esito all’opposizione o al susseguente procedimento davanti al Board of Appeal dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, fa venir meno la protezione dell’eventuale brevetto nazionale avente ad oggetto la medesima invenzione, ossia – secondo l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione – avente le stesse rivendicazioni). Questa convivenza, che vanifica almeno in parte gli effetti della protezione unitaria, sarà in effetti introdotta, con una discutibile scelta protezionistica in Germania ed è allo studio anche in Francia: ma nel nostro Paese si è deciso, almeno per il momento, di non ammetterla, anche a fronte della ferma opposizione di Confindustria: cosicché le innovazioni da introdurre nel Codice in attuazione di quest’ultima delega saranno di ordine più formale che sostanziale.

Norme di riferimento:

Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017); D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale); Regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.